東京高等裁判所 平成９年（行ケ）８７号 判決
主文
特許庁が平成四年審判第一三二二七号事件について平成九年三月一七日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
理由
一 請求の原因一（特許庁における手続の経緯）、同二（本願発明の要旨）及び同三（審決の理由）については、当事者間に争いがない。
二 原告主張の取消事由１の当否について検討する。
（１）＜１＞ 請求原因五（１）＜１＞の事実（本件前審決及び本件前判決の内容）は、当事者間に争いがない。
＜２＞ 上記事実によれば、本件前審決は、本願発明は引用例２及び引用例１に基づいて容易に発明することができたものであるから、特許法二九条二項の規定により特許を受けることはできないと認定判断したものであるが、本件前判決は、引用例２及び引用例１から本願発明を当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理由で本件前審決を取り消し、本件前判決は確定したものであるから、本件審決をする審判官は、本件前判決の拘束力が及ぶ結果、本件前審決におけると同一の引用例から本願発明をその特許出願前に当業者が容易に発明することができたと認定判断することは許されず、この理は、本件審決の理由中で、本件前審決と異なり引用例１を主たる引用例とする場合であっても同様である。
本件審決は、どの引用例を主たる引用例とするかによって本件前審決と異なる認定判断をしているものであるから、本件前判決の拘束力を受けない旨判断するが、引用例Ａと引用例Ｂの二つの引用例がある場合に、引用例Ａを主たる引用例とするか、引用例Ｂを主たる引用例とするかは、ある発明が引用例Ａ及び引用例Ｂとの関係で進歩性を有するか否かを判断するに際しての判断方法の問題にすぎないから、本件審決の上記の判断は採用できない。
＜３＞ そうすると、本願発明が引用例１及び引用例２に基づき容易に発明することができたとの本件審決の認定判断は、本件前審決と引用例を同じくするものであるから、主たる引用例を引用例１とした点で本件前審決と異なるものの、本件前判決の拘束力（行政事件訴訟法三三条一項）に反する違法なものといわざるを得ず、その点の違法が本件審決の結論に影響することは明らかである。
（２） 以上によれば、本件審決の取消しを求める原告の請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がある。
３ よって、原告の本訴請求を認容することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 伊藤 博 裁判官 浜崎浩一 裁判官 市川正巳）